bruce Anane
Nous sommes heureux de vous présenter un article invité de Naman Keswani sur le concept de licence nue en droit des marques. Naman est étudiant en quatrième année à l’Université nationale de droit Hidayatullah, à Raipur, et s’intéresse vivement au droit de la propriété intellectuelle, en particulier au droit des marques.
L’énigme des licences nues
Naman Keswani
La fonction fondamentale d’une marque n’est pas seulement de distinguer les produits ou services d’un titulaire de ceux des autres, mais également de garantir un certain niveau de qualité pour tous les produits portant la même marque. C’est ce qu’on appelle la fonction qualité d’une marque. Il est pertinent de noter que la fonction qualité n’exige pas que les produits soient de la plus haute qualité. Cela implique plutôt que la qualité des produits portant la même marque correspond au même niveau de qualité. Par conséquent, dans une licence, il est de l’obligation du titulaire que les produits fabriqués par le titulaire de la licence soient conformes aux produits fabriqués par le titulaire, afin de garantir qu’il n’y ait pas de confusion sur le marché quant à l’origine des produits. Cela oblige le propriétaire à exercer des mesures de contrôle de qualité lors de l’octroi de licences pour l’utilisation de la marque, car un écart de qualité serait source de confusion.
Une licence nue est une situation dans laquelle une licence est accordée par le titulaire sans que celui-ci n’ait aucune mesure de contrôle de qualité sur le titulaire. De telles licences sont interdites par la loi et les implications de l’octroi d’une simple licence à tout titulaire de licence peuvent aller jusqu’à la révocation ou l’annulation des droits de monopole accordés au titulaire.
Contexte historique des licences nues
Le concept de licence nue en vertu du droit des marques trouve ses racines dans la législation américaine antérieure. La raison derrière l’abandon des droits en accordant des licences nues en vertu de la loi américaine est que les licences nues sont intrinsèquement trompeuses, puisqu’une licence de marque non contrôlée peut permettre au titulaire de la licence de modifier la qualité des produits, entraînant ainsi l’échec de la fonction qualité de la marque. . Par conséquent, une simple licence est considérée comme un abandon dans la mesure où le concédant ne remplit pas son devoir de protéger la réputation de sa marque.
Dans El Du Pont De Nemours & Co. c.Celanese Corporation of America [167 F. 2nd 484, 489 (3rd Cir. 1949)] (considéré comme l’un des premiers cas dans lesquels la Cour a expliqué le concept de licences nues), la Cour a expliqué que l’absence de mesures de contrôle de qualité pouvait conduire à l’annulation de l’enregistrement de la marque, mais dans ce cas, l’accord prévoyait cette mesure et donc s’est prononcé contre l’abandon de la marque par le propriétaire.
Dans un autre cas- Freecyclesunnyvale contre Freecycle Network [626 F.3d 509], le défendeur avait accordé une licence au demandeur sans aucune mesure de contrôle de qualité. Le requérant a été autorisé à invoquer ce moyen de défense pour prouver l’absence de contrefaçon des marques, car le tribunal a estimé qu’il n’y avait aucune mesure de contrôle de la qualité dans le contrat de licence et que le concédant n’exerçait aucun contrôle effectif sur le preneur de licence, ce qui revenait à à une simple licence, et donc à l’abandon des droits.
Le scénario indien
En ce qui concerne les dispositions sur les licences nues, la Loi de 1999 sur les marques ne contient aucune disposition explicite interdisant le concept de licence nue, et l’Inde ne dispose pas non plus d’un mécanisme solide pour assurer le contrôle de la qualité entre les actifs du propriétaire et ceux du preneur de licence. Bien entendu, les articles 49 et 50 prévoient certaines conditions dans lesquelles le titulaire de licence a l’obligation de maintenir un contrôle de qualité sur lui-même. Par exemple, Article 49, paragraphe 1, point b) i) de la Loi prévoit que chaque fois qu’une personne doit être enregistrée en tant qu’utilisateur enregistré d’une marque (autre que le propriétaire initial), le propriétaire enregistré doit fournir un affidavit avec la demande indiquant explicitement, entre autres choses, le degré de contrôle en ce qui concerne à cette utilisation autorisée. Plus loin, Article 50, paragraphe 1, point d) de la loi prévoit que l’enregistrement d’un utilisateur enregistré peut être annulé par le registraire à la demande de toute personne, au motif qu’une clause de l’accord relative au contrôle de la qualité n’est pas mise en œuvre ou n’a pas été respectée. Toutefois, ces dispositions ne seront applicables que lorsque le titulaire de licence est enregistré en tant qu’utilisateur enregistré u/s 49, ce qui n’est pas obligatoire en Inde. De plus, ces dispositions prévoient uniquement l’annulation par le Registrar of Trade Marks de l’enregistrement en tant qu’utilisateur enregistré, et non l’enregistrement de la marque elle-même, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, où la marque est considérée comme abandonnée.
La dichotomie entre les utilisateurs autorisés enregistrés et non enregistrés
Selon la loi, une utilisation autorisée peut être enregistrée ou non. Cela soulève une question importante : pourquoi la loi indienne autorise-t-elle une dichotomie entre un utilisateur autorisé enregistré et un utilisateur autorisé non enregistré ? La réponse à cette question se trouve dans les articles 52 et 53. L’article 52 prévoit qu’un utilisateur enregistré peut intenter une action en contrefaçon de marque en son propre nom comme s’il était le propriétaire enregistré de la marque. En outre, l’article 53 prévoit qu’un utilisateur autorisé non enregistré ne peut pas intenter de poursuites pour contrefaçon.
La capture des tribunaux indiens
Les tribunaux indiens ont souligné à plusieurs reprises l’importance des mesures de contrôle de la qualité dans les accords de licence. Dans Schott Glass India Pvt. Ltd. c. Commission indienne de la concurrence [[2014] Comp à 1], le Competition Appeal Tribunal a estimé que la fonction d’une marque est d’informer l’acheteur sur l’origine du produit afin de garantir au consommateur une qualité prévisible par rapport aux produits portant la même marque. Par conséquent, sans contrôle de qualité auprès des titulaires de licence, un propriétaire ne serait pas en mesure de garantir une qualité prévisible.
Toutefois, il n’est pas toujours nécessaire d’inclure des mesures spécifiques de contrôle de qualité dans les accords de licence. Il a été détenu Rob Mathys India Private Limited c. Synthes Ag Chur [(1997) 17 PTC 669] que dans diverses situations, la relation entre le donneur de licence et le preneur de licence implique un niveau de contrôle suffisant. Dans de tels cas (comme dans le cas d’une relation holding-filiale), l’absence de mesures de contrôle de qualité ne serait pas considérée comme une simple licence. La loi ne traite pas des clauses de contrôle de qualité dans aucun accord, mais impose plutôt un contrôle effectif de la qualité des produits fabriqués par le titulaire de licence.
Aussi, à l’intérieur UTO Nederlands BV contre Tilaknagar Industries [(2012) 49 PTC 249], les marques en question devant la Haute Cour de Bombay étaient « MANSION HOUSE » et « SAVOY CLUB » pour la vente de boissons alcoolisées comme le whisky, le rhum, le gin, etc. Les parties ont conclu trois accords, dont le premier est une licence par laquelle le concédant devrait fournir la matière première pour la production de boissons alcoolisées, le deuxième accord était une cession avec laquelle les marques ont été transférées afin de défendre l’UTO. de toute conséquence juridique, et le troisième accord concernait le rétablissement de la licence, qui était considérée comme indiquant simplement les quantités et ne stipulait pas la relation contractuelle entre les parties. Le contrat de licence (premier accord) contenait une clause selon laquelle le preneur de licence agirait « sous les conseils techniques de BV Utomi Holding ». Le plaignant a soutenu qu’il s’agissait d’une mesure de contrôle de la qualité. Cependant, la Cour a analysé les preuves fournies par le plaignant en faveur des mesures de contrôle de qualité et a constaté que ces mesures n’avaient pas été appliquées correctement. En outre, le demandeur a consenti à ce que le défendeur utilise les marques par le biais du deuxième accord et n’avait donc pas droit à la protection de la marque.
La position de la loi en cas d’utilisation en tant qu’utilisateur enregistré est donc claire, comme le prévoient les articles 49 et 50. Cependant, étant donné que cet enregistrement n’est pas obligatoire et que la plupart des licences sont accordées sous forme de licences de droit commun, la question des licences nues pourraient également survenir dans de telles licences. Pour résoudre ce problème, l’honorable Cour suprême, dans Gujarat Bottling Co. Ltd. contre Coca Cola Co. [(1995) 5 SCC 545], a jugé que les utilisateurs autorisés non enregistrés seraient régis par le droit commun et que les conditions d’octroi de telles licences seraient les mêmes que celles imposées à un utilisateur enregistré. En outre, la Haute Cour de Bombay, dans Malhotra International Pvt. Ltd. [(1998) 1 Bom CR 351]a jugé que pour établir qu’une licence est une licence de droit commun, il est nécessaire que le donneur de licence assure un contrôle de qualité sur les titulaires de licence.
Implications des licences nues en Inde
Peu importe que la licence soit enregistrée ou non, le donneur de licence doit maintenir un contrôle de qualité sur le preneur de licence. La nécessité que de telles mesures soient prises par le donneur de licence découle de l’un des principes du droit des marques – éviter toute confusion parmi les consommateurs – qui guide également les articles 9 et 11 de la loi, en vertu desquels le registraire peut refuser l’enregistrement d’une marque. si cela est susceptible de tromper le public. On peut donc affirmer que le risque de confusion régit la possibilité d’enregistrer une marque. Mais réglemente-t-il également l’annulation d’une marque ?
L’article 57 traite de la rectification du registre. Il prévoit que le Conservateur ou la Haute Cour, sur demande de la partie lésée ou d’office (limité à la Haute Cour), peut rectifier ou annuler la marque. Cette disposition ne prévoit pas explicitement que le risque de confusion constitue un motif d’annulation. Cependant, à l’intérieur Khoday Distilleries Ltd. contre Scotch Whisky Association [(2008) 10 SCC 723], La confusion était considérée comme le principal critère d’évaluation des demandes d’enregistrement et de rectification.
Conclusion
Une simple licence peut s’avérer préjudiciable au caractère distinctif d’une marque, provoquant une confusion parmi les consommateurs en raison de divergences dans la qualité d’un produit. Cela conduirait finalement à une situation dans laquelle la marque entrerait en conflit avec les dispositions de la loi. Une lecture conjointe de l’article 9, paragraphe 2, point a), et de l’article 57 de la loi rendrait une telle marque susceptible d’être radiée du registre. Même si de tels cas n’existent pas encore, aucune disposition ne viendrait en aide au propriétaire si une personne lésée déposait une demande d’annulation de marque, et une telle marque pourrait s’avérer intrinsèquement trompeuse, comme c’est le cas aux États-Unis. Par conséquent, si une licence est examinée comme une simple licence et que la partie lésée fait preuve de confusion à cause de cette licence, les tribunaux peuvent analyser cela comme une violation de l’article 9 (2) (a) et peuvent ordonner l’annulation de cette marque en vertu de l’article 57. Toutefois, étant donné qu’aucune affaire de ce type n’a encore été portée devant la Cour, le seuil de confusion fixé par la Cour pourrait être très élevé.
