bruce Anane
Nous sommes heureux de vous proposer un article invité de Roshan Santhalia qui réfléchit à la question de savoir si un avis de cessation et d’abstention doit ou non être émis avant d’intenter une action en justice pour violation de marque ou de droit d’auteur. Roshan est un avocat en exercice, ayant exercé devant la Cour suprême et la Haute Cour de Delhi au cours des 12 dernières années. Ses domaines de pratique prédominants sont l’arbitrage, le droit commercial et la propriété intellectuelle. Il a obtenu son BA (Hons) LLB à NALSAR, Hyderabad en 2011 et sa maîtrise à Oxford, Royaume-Uni en 2012. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur uniquement.
L’envoi d’un avis de cessation et d’abstention nuirait-il à vos chances d’obtenir une injonction provisoire ex parte ? Quelques perspectives
Roshan Santhalia
Il est bien connu que dans les affaires de violation de marques et de droits d’auteur, le temps presse. Dans la plupart des cas, le plaignant (la partie lésée dont la marque ou le droit d’auteur a été violé) s’adresse au tribunal dès qu’il a connaissance de la contrefaçon alléguée. La question controversée est donc de savoir si, avant d’intenter une action en injonction et en dommages-intérêts, le demandeur doit envoyer un avis de cessation et d’abstention. La signification d’un tel avis nuirait-elle ou entraverait-elle de quelque manière que ce soit leurs chances d’obtenir une injonction provisoire ex parte à la première date de saisine de la Haute Cour/du tribunal de district ?
Importance de cette question
Cette question est cruciale car il est important pour les parties lésées de garantir une indemnisation ad hoc ex parte, compte tenu de la perte de lacs et de millions de roupies par jour en raison de la violation. En outre, les ventes continues réalisées par le contrevenant inondent le marché de produits contrefaits où ils sont régulièrement vendus à un rythme rapide.
Il est intéressant de noter qu’il existe également une raison procédurale cruciale pour accorder ou refuser l’injonction provisoire ex parte à la partie lésée. Cela est particulièrement vrai pour les Hautes Cours de Delhi, Bombay et Madras (où les affaires de DPI sont entendues directement par la partie originale/commerciale de la Haute Cour) et concerne le système de liste d’affaires. Dans la plupart des cas, il est courant que l’audience post-avis se tienne 3 à 4 semaines après la date de la première audience. Dans certaines cours supérieures, cette période peut être beaucoup plus longue, jusqu’à plusieurs mois, en raison du nombre élevé de causes pendantes (et de l’introduction de nouvelles causes).
Cela signifie donc, en substance, que si l’injonction provisoire ex parte n’est pas accordée à la première date d’audience, la partie lésée pourrait devoir attendre une période relativement longue pour obtenir une audience après l’audience au cours de laquelle elle ou vous avez la possibilité d’obtenir une injonction provisoire contre la vente de produits similaires/copiés. Dans de nombreux cas, cela rendrait vain l’exercice et l’objectif d’une action en justice contre la partie contrevenante présumée, car au moment où une audience appropriée serait tenue sur l’affaire (au stade intermédiaire), le marché serait inondé de parties contrevenantes. . produits et la personne lésée aurait subi des dommages importants.
Position de la loi
La réponse à la question mentionnée ci-dessus est assez controversée et pas simple. La position juridique qui ressort des jugements des Hautes Cours de Delhi, Madras et Bombay est que l’émission d’un avis de cessation et d’abstention ne devrait pas affecter la capacité du plaignant à obtenir une ordonnance provisoire ex parte. Ceci est toutefois soumis aux réserves suivantes :
A. La similitude/copie doit être servile et de haut degré entre le produit du demandeur et le produit du défendeur. Il s’agit essentiellement du facteur « preuve prima facie » qui est une norme régissant tous les cas dans lesquels l’ordonnance 39, règle 1, 2 et 3 est tranchée. En l’absence d’une preuve prima facie valable, le fait qu’elle ait été envoyée ou aucun avis de cessation et d’abstention ne devient insignifiant.
B. Il ne devrait y avoir aucun retard dans le dépôt du dossier après l’envoi de l’avis de cessation et d’abstention dans tous les cas où le défendeur l’ignore de manière flagrante et continue de contrefaire et de vendre des produits prétendument similaires sur le marché.
Par conséquent, en théorie, la position du droit est tout à fait claire selon laquelle l’émission d’un avis de cessation et d’abstention n’affecterait pas en soi la capacité du demandeur à obtenir des mesures provisoires ex parte, à condition que les conditions ci-dessus soient remplies.
Avantages de l’envoi d’un avis de cessation et d’abstention
Il y a des avantages évidents à envoyer un avis de cessation et d’abstention à la partie contrevenante avant d’intenter une action en injonction. Certains de ces avantages sont :
R. Il existe une forte possibilité que la partie contrevenante, dès réception de l’avis de cessation et d’abstention, cesse de vendre les produits contrefaits sur le marché. Cela est particulièrement vrai dans les cas où la similitude entre des produits concurrents est claire et servile. En cas d’infraction grave, la partie lésée comprend les défenses limitées dont elle peut disposer devant un tribunal et, par conséquent, choisit de mettre fin à l’infraction immédiatement après avoir reçu l’avis de cessation et d’abstention.
Cependant, il est important que l’avis de cessation et d’abstention soit complet et décrive clairement la violation alléguée au moyen d’illustrations et de photographies appropriées. Cela garantira que la partie contrevenante est consciente dès le départ de la violation du droit de la propriété intellectuelle qu’elle a commise et, par conséquent, ne peut pas choisir de poursuivre la violation.
B. Il est également possible que, dès réception d’un avis de cessation et d’abstention, la partie défaillante puisse s’adresser à la partie lésée pour un règlement. Des pourparlers de médiation peuvent avoir lieu lorsque la partie contrevenante accepte de compenser (selon des conditions mutuellement négociées) et accepte également d’apporter des modifications substantielles au produit concurrent afin qu’il n’y ait plus de contrefaçon des produits de la partie lésée. Encore une fois, il sera important que la partie lésée envoie un avis de cessation et d’abstention complet et clair afin d’augmenter ses chances d’amener la partie contrevenante à la table pour un éventuel règlement à l’amiable.
Dans les deux cas ci-dessus, la personne lésée économisera sur les frais juridiques, les frais de justice et, surtout, sur le temps précieux qui serait nécessaire au cas où la personne lésée devrait intenter une action en cessation et en dommages-intérêts devant le tribunal compétent.
Comment l’envoi d’un avis de cessation et d’abstention peut réduire vos chances d’obtenir une mesure provisoire ex parte
Après avoir expliqué les avantages de l’envoi d’un avis de cessation et d’abstention, il est également important de se rappeler que l’envoi d’un tel avis ne peut pas seulement entraîner des possibilités positives pour la partie lésée. Dans certains cas, en particulier lorsque l’objectif principal de la partie lésée est de saisir le matériel contrefait de la partie contrevenante, il peut être préférable qu’aucune notification de cessation ne soit envoyée en premier lieu. En effet, un avis de cessation et d’abstention donnera à la partie contrevenante la possibilité de vendre les marchandises contrefaites à un prix fortement réduit sur le marché libre ou de disposer des marchandises de toute autre manière afin qu’elles ne soient pas saisies par l’autorité locale désignée. commissaire par la Cour.
Une action en injonction et en dommages-intérêts doit être déposée directement sans signifier aucun avis de cessation et d’abstention afin qu’à la première date d’audience elle-même, l’honorable tribunal rende une ordonnance ex parte pour la nomination d’un commissaire local qui pourra se rendre d’urgence dans les locaux de le contrevenant et saisir le matériel illicite. Il serait pertinent pour moi de mentionner ici que ce n’est que lorsque la partie lésée est sûre de sa cause et qu’il est clair à première vue qu’il existe un degré élevé de similitude/copie de la part de la partie lésée, que la partie lésée devrait prendre les devants. possibilité de ne pas envoyer l’avis de cessation et d’abstention et devra demander directement au juge une injonction provisoire ex parte. En effet, s’il n’y avait pas de prima facie solide, il est fort probable que la Cour n’aurait accordé aucune injonction provisoire ex parte, ce qui irait à l’encontre de l’objectif même de ne pas envoyer l’avis de cessation et d’abstention en premier lieu.
Toutefois, lorsque l’objectif prédominant de la partie lésée est d’enjoindre à la partie lésée de vendre les marchandises contrefaites, dans tous ces cas, il est conseillé à la partie lésée d’émettre un avis de cessation et d’abstention avant d’intenter une action en injonction et en dommages-intérêts.
Mon point de vue sur ce qui pourrait être la meilleure ligne d’action possible que la partie lésée devrait adopter dans de tels cas
À mon avis subjectif, la bonne marche à suivre serait d’émettre un avis de cessation et d’abstention ne donnant pas plus de 7 à 15 jours à la partie contrevenante pour mettre fin à l’activité contrefaite et cesser de vendre des produits similaires/copiés. L’avis de cessation et d’abstention doit clairement mentionner que si la partie contrevenante ne se conforme pas à ce qui précède, la partie lésée sera obligée d’intenter une action en justice pour injonction et dommages-intérêts auprès du tribunal compétent.
Cela servira à deux objectifs :
UN. Cela garantira que s’il existe une possibilité de résolution précontentieuse entre les parties, celle-ci sera épuisée avant que les parties n’entrent dans l’arène contentieuse. Dans certains cas, cela peut même signifier que la partie lésée n’a pas besoin de s’adresser au tribunal, car la partie contrevenante peut cesser de vendre les marchandises contrefaites.
B. Cela garantira en outre que si et quand la partie lésée dépose une action en injonction et en dommages-intérêts et demande des mesures provisoires ex parte à la première date d’audience, alors dans tous ces cas, l’honorable tribunal pourra être expliqué que la partie lésée a reçu seulement un court laps de temps pour donner suite à l’avis de cessation et d’abstention. Par conséquent, la partie lésée ne tarde pas (à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la violation) à s’adresser à l’honorable tribunal pour obtenir une injonction provisoire ex parte.
Inutile de mentionner que la suggestion ci-dessus est un guide général en la matière et que chaque cas serait unique en termes de faits qui nécessiteront une stratégie contextualisée et spécifique.
