bruce Anane
par Dennis Croupton
Le Circuit fédéral a récemment annulé le verdict de non-contrefaçon du jury dans le conflit de longue date en matière de brevets de conception entre les sociétés de vêtements d’extérieur Columbia Sportswear et Seirus Innovative Accessories. Columbia Sportswear North America, Inc. contre Seirus Innovative Accessories, Inc., n° 2021-2299, — F.4th — (Fed. Cir. 15 septembre 2023). Le Circuit fédéral a estimé que « l’état de la technique comparatif » utilisé pour l’analyse de la contrefaçon doit être lié au même article de fabrication revendiqué. Le tribunal inférieur a alors commis une erreur en autorisant le jury à prendre en compte des références supplémentaires. La décision profite aux titulaires de brevets de conception en facilitant la preuve de contrefaçon et accorde également plus de poids aux décisions compétentes prises au cours du processus judiciaire pour définir l’article de fabrication.
Columbia détient le brevet de conception américain No. D657 093, qui revendique un motif ornemental pour un matériau réfléchissant la chaleur présentant des lignes ondulées contrastées. Seirus vend des gants et d’autres produits intégrant son matériau HeatWave, qui présente des lignes ondulées similaires. Columbia a poursuivi Seirus pour violation du brevet « D’093 » devant un tribunal fédéral de l’Oregon.
Le tribunal de district a initialement rendu un jugement sommaire de contrefaçon en faveur de Columbia. En appel, le Circuit fédéral a annulé et renvoyé l’affaire, trouvant des questions de fait controversées concernant l’impact du logo Seirus et de certaines références de pointe. Columbia Sportswear North America, Inc. contre Seirus Innovative Accessories, Inc., 942 F.3d 1119 (Fed. Cir. 2019) (« Columbia I ») (estimant que l’emplacement du logo pourrait permettre au défendeur d’éviter une décision de contrefaçon). J’ai noté plus tôt que cette position est en quelque sorte en conflit avec la décision de la Cour de 1993 LA Gear, Inc. contre Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117 (1993). Pendant sa détention, l’affaire a été jugée et le jury est arrivé à la conclusion opposée, ne constatant aucune violation. Columbia a de nouveau fait appel au circuit fédéral.
Les verdicts du jury font l’objet d’une grande déférence en appel et ne sont donc généralement pas directement contestés. Dans cette affaire, l’appelant a contourné le verdict lui-même en se concentrant sur les instructions du jury, le breveté faisant valoir que le tribunal de district avait commis une erreur dans ses instructions de « comparaison de l’état de l’art ».
Dans le droit des brevets de dessins et modèles, le critère de contrefaçon est de savoir si un observateur ordinaire trouverait le dessin ou modèle accusé substantiellement similaire au dessin revendiqué, de sorte qu’il serait trompé en achetant le dessin accusé en croyant qu’il s’agit du dessin revendiqué. Voir Gorham Co. c.White, 81 U.S. 511 (1871). Lorsque les conceptions revendiquées et accusées ne sont pas clairement différentes, les tribunaux appliquent ce test de « l’observateur ordinaire » à la lumière de l’état de la technique. Déesse égyptienne, Inc. contre Swisa, Inc., 543 F.3d 665, 676 (Fed. Cir. 2008) (à la banque). La raison en est que les modèles antérieurs fournissent un contexte qui peut aider à mettre en évidence les similitudes et les différences entre les modèles revendiqués et accusés.
Dans sa décision, le Circuit fédéral a estimé pour la première fois qu’une référence à l’état de la technique ne peut être considérée comme un état de la technique comparatif que si elle révèle un dessin ou modèle appliqué au même article de fabrication identifié dans la revendication du brevet de conception. Cette revendication est cohérente avec d’autres précédents de contrefaçon de brevets de conception qui limitent l’univers de l’art antérieur anticipé et des conceptions contrefaites à l’article manufacturé particulier revendiqué. Voir Curver Luxembourg, SARL c. Home Expressions Inc.938 F.3d 1334, 1340 (Fed. Cir. 2019) ; Int’l Seaway Trading Corp.589 F.3d 1233, 1240 (Fed. Cir. 2009).
Nous avons estimé que pour qu’une conception antérieure soit anticipée, elle doit être appliquée à l’artefact identifié dans la revendication. Nous avons en outre conclu que pour qu’un dessin ou modèle accusé soit contrefait, il doit être appliqué à l’article manufacturé identifié dans la plainte. Nous concluons que cette exigence s’applique également à la comparaison de la technique antérieure utilisée dans une analyse d’infraction.
Op. coulissante (citations internes supprimées). La Cour a expliqué son raisonnement en affirmant que son approche étroite est conforme à l’objectif de permettre une comparaison de l’état de la technique : « cet objectif est d’aider un observateur profane à comparer les modèles revendiqués et accusés – modèles qui, nécessairement, doivent être appliqués ». au même article de loi ». production. » Et, bien que la question n’ait pas été expressément tranchée, les affaires antérieures concernaient aussi généralement l’état comparatif de la technique appliqué au même artefact revendiqué.
Dans ce cas, la demande de brevet « D 093 » de Columbia était limitée aux conceptions ornementales pour « matériau réfléchissant la chaleur ». Pourtant, le tribunal de district a demandé aux jurés de décider eux-mêmes ce qui constitue une comparaison de l’état de la technique, sans expliquer qu’elle doit impliquer des conceptions appliquées à un matériau réfléchissant la chaleur. Le jury s’est vu présenter trois références particulières aux motifs ondulés, dont le brevet américain n° 1. 2 539 690 (insertion de fils en matière plastique dans des feuilles de matière plastique) ; 1 515 792 (tissu non tissé pour pneumatiques) ; 5 626 949 (tissu extérieur pour vêtements d’extérieur). Bien que la plainte visait un « matériau réfléchissant la chaleur », le tribunal avait admis des références révélant des « motifs de vagues sur le tissu ». Columbia a fait valoir que ces références avaient été admises à tort comme art antérieur comparatif parce qu’elles n’impliquaient pas de conceptions appliquées à des matériaux réfléchissant la chaleur. Mais le Circuit fédéral a refusé de se prononcer directement sur leur recevabilité, laissant plutôt vacant le tribunal de district pour qu’il réexamine la question en vertu de la nouvelle exigence plus stricte exigeant que la comparaison de l’art antérieur soit appliquée à l’article manufacturé revendiqué. Le tribunal a recommandé que le tribunal de district fasse une interprétation des allégations relatives au terme matériau réfléchissant la chaleur avant de déterminer si les références entrent dans le champ d’application.
Seirus a en outre fait valoir que limiter le brevet aux matériaux réfléchissant la chaleur impliquerait à tort une limitation fonctionnelle dans la revendication du brevet de conception. Le Circuit fédéral a rejeté à juste titre cet argument. Bien que les brevets de conception ne puissent pas revendiquer des conceptions principalement fonctionnelles, il est permis et pertinent de faire référence à la fonction d’un article manufacturé pour le distinguer des autres articles.
