bruce Anane
par Dennis Croupton
La Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral a récemment confirmé une conclusion du juge du district ouest du Texas, Alan Albright, selon laquelle certaines revendications dans deux brevets détenus par WSOU Investments LLC étaient invalides car indéfinies en vertu de 35 USC § 112. WSOU Invs., LLC contre Google LLCNon. 22-1066, -1067 (Circ. fédérale du 25 septembre 2023). Bien que la décision soit qualifiée de non prioritaire, elle comprend un certain nombre d’enseignements intéressants sur le caractère définitif des installations concernées et les exigences de divulgation en vertu de 35 USC §112.
La technologie en question
Le premier brevet en question était le brevet américain n° 1. 7 304 563 (« le brevet ‘563 »), intitulé « Réveil ». Ce brevet revendiquait une fonctionnalité de réveil pour les téléphones portables où l’alarme impliquait l’initiation d’une connexion à un autre appareil sur un réseau pour amener cet appareil à signaler l’alarme.
La revendication 16 est énoncée sous la forme moyens plus fonction :
moyen d’émission émettre une alerte lorsque l’heure actuelle correspond à l’heure de l’alerte en initiant une connexion à un autre terminal de communication sur un réseau de manière à amener cet autre terminal à lui signaler localement l’incidence de la connexion entrante
Brevet ‘563, revendication 16. La revendication 16 est clairement écrite sous la forme moyens plus fonction, mais l’appel était axé sur la revendication 1, qui était essentiellement similaire. La principale différence, cependant, est que la limitation de la revendication 1 visait « une unité d’alerte » plutôt que des « moyens d’émission » :
une unité d’alerte configurée pour émettre une alerte lorsque l’heure actuelle correspond à l’heure d’alerte, l’unité d’alerte étant configurée pour émettre l’alerte en initiant une connexion à un autre terminal de communication sur un réseau de manière à amener cet autre terminal à signaler localement l’incidence de la connexion entrante à il
Brevet ‘563, revendication 1. Le juge Albright a conclu que les deux revendications se présentaient sous la forme de moyens et de fonctions, et le Circuit fédéral a confirmé en appel.
En droit des brevets, la revendication « moyens plus fonction » (MPF) est un moyen de définir un élément d’une revendication de brevet par la fonction qu’il remplit plutôt que par sa structure spécifique. Ce type de revendication est régi par l’article 35 USC § 112(f), qui permet aux titulaires de brevet d’exprimer une limitation de la revendication comme « un moyen ou une étape pour exécuter une fonction spécifique ». Lorsqu’une revendication est interprétée selon l’article 112(f), la revendication est limitée à la structure spécifique décrite dans la description et ses équivalents. Cette limitation à la structure réellement divulguée (et équivalents) limite considérablement la portée des revendications MPF qui semblent souvent beaucoup plus larges lorsqu’elles sont lues dans l’abstrait. Mais la beauté de l’analyse MPF est qu’elle est conçue pour préserver la validité d’affirmations qui peuvent être indûment indéfinies, inadmissibles ou même s’étendre à un sujet inapproprié. Les titulaires de brevets tombent souvent dans le piège courant consistant à utiliser les limitations MPF sans fournir une structure adéquate dans la spécification. Si aucune structure n’est divulguée dans la spécification d’une requête Media Plus Function (MPF), la requête est considérée comme non définie et donc invalide. À propos de Donaldson Co.16 F.3d 1189 (Fed. Cir. 1994).
Le Circuit fédéral a établi un cadre en deux étapes pour déterminer si une limitation de réclamation est soumise à l’interprétation MPF en vertu de 35 USC 112(f). Premièrement, le tribunal doit déterminer si la limitation utilise le terme « moyens ». Dans ce cas, il existe une présomption réfragable qui applique l’article 112, point f). Williamson contre Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2015). Avant Williamson, il y avait une forte présomption associée à l’utilisation du mot « moyens ». Notamment, les tribunaux ont généralement supposé qu’un terme de revendication qui n’utilisait pas le mot « moyens » n’était pas soumis à l’interprétation de l’article 112(f). Williamson a modifié ce paysage en estimant que la présomption peut être rapidement surmontée, même si le mot « moyens » n’est pas présent, si le terme de la revendication ne mentionne pas une structure suffisamment définie ou cite une fonction sans réciter une structure suffisante pour accomplir cette fonction.
Dans Williamson, le tribunal a noté que les brevetés avaient commencé à utiliser divers « mots occasionnels » qui étaient en fait des espaces réservés non limitatifs conçus pour éviter l’interprétation MPF. Ici, par exemple, il est indiqué «unité d’alerte » è più o meno equivalente a un mezzo per emettere un avviso. La presunzione contro MPF può essere rapidamente superata in situazioni in cui il titolare del brevetto utilizza una parola nonce per designare l’elemento se la limitazione generalmente non riesce a recitare una struttura sufficientemente définie.
En examinant spécifiquement la demande, la Cour a d’abord noté la présomption réfutable contre traitement « moyens plus fonctions » puisque la revendication 1 vise une « unité » et n’utilise pas le terme « moyens ». En réfutant la présomption, le tribunal a convenu avec le juge Albright que, dans le contexte des revendications et des spécifications, le terme « unité » était défini uniquement par la fonction qu’elle remplit, plutôt que par une structure spécifique. Dans son analyse, le tribunal a conclu que le langage entourant « unité d’alarme » dans la demande était un langage purement fonctionnel qui ne fournissait aucun contexte structurel. Des termes tels que « configuré pour alerter » et « établir une connexion » étaient purement fonctionnels. Le tribunal a également examiné les spécifications pour voir comment l’expression « unité d’alarme » était utilisée, constatant qu’elle était également décrite dans les mêmes termes purement fonctionnels que la langue de la demande. En fin de compte, le comité d’appel a convenu avec le tribunal de district que « unité » et « moyens » étaient utilisés de manière interchangeable dans le brevet, indiquant que « unité » était un espace réservé générique plutôt qu’un terme structurel.
Le titulaire du brevet, WSOU, avait proposé un témoignage d’expert sur ce point, mais la cour d’appel a rejeté la preuve extrinsèque pour tenter de « combler une lacune ».
Dans la mesure où le WSOU soutient que « l’interprétation de ce qui est divulgué dans le cahier des charges doit être faite à la lumière des connaissances d’un expert dans le domaine », il nous invite à abuser des connaissances d’un artisan expert pour combler une lacune plutôt que pour combler une lacune. lentille interprétative. Le WSOU affirme qu’un artisan qualifié « comprendrait la structure impliquée dans un téléphone portable utilisant le GSM… ».
Cependant, de tels arguments ne sont pas pertinents puisque l’enquête sur le caractère indéfini vise à savoir si les limites de l’invention sont suffisamment délimitées et non à savoir si un expert en la matière peut trouver un moyen de mettre en œuvre l’invention.
WSOU (citations internes et citations supprimées). Cette assignation à comparaître du comité d’appel rejette la tentative du WSOU d’utiliser le témoignage d’un expert concernant PHOSITA pour surmonter le manque de divulgation structurelle dans la spécification. Le tribunal souligne que les lacunes dans les spécifications ne peuvent pas être comblées par un savoir-faire qualifié lors de l’analyse 112(f).
Après avoir déterminé que « l’unité » de la revendication 1 était sous la forme MPF, le tribunal est ensuite passé à l’étape suivante : rechercher la structure correspondante dans les spécifications pour remplir la fonction revendiquée. En appel, le comité d’appel a de nouveau convenu avec le juge Albright qu’aucune structure de ce type n’avait été divulguée. Le tribunal a examiné le processeur, le moteur de communication, l’antenne et les protocoles de communication divulgués, mais n’a trouvé aucun lien clair entre ces composants et la fonction revendiquée consistant à « initier une connexion à un autre terminal de communication sur un réseau ». Au contraire, la spécification décrivait ces fonctionnalités dans un sens général sans les lier spécifiquement à la fonction de connexion réseau. La simple mention des composants généraux ne suffit pas à fournir une structure correspondante à une limitation des moyens et des fonctions. Étant donné que le titulaire du brevet n’a pas divulgué une structure appropriée pour la limitation de « l’unité d’avertissement » en vertu de l’article 112(f), la revendication 1 a été jugée invalide car non définie.
Pour le brevet ‘563, le tribunal a déterminé que la limitation des « moyens de production » dans la revendication 16 était soumise à l’article 35 USC §112(f), qui régit l’interprétation des limitations des revendications de moyens plus fonction. Le tribunal a identifié deux fonctions pour cette limitation moyen-plus-fonction : (1) initier une connexion réseau à un autre appareil et (2) amener le moyen de reporting à faire rapport à l’utilisateur localement. Le tribunal a estimé que la spécification ne révélait pas une structure suffisante correspondant à l’une de ces fonctions et que, par conséquent, la demande n’était pas définie au titre du §112(f). Le tribunal est parvenu à la même conclusion concernant la limitation similaire de « l’unité d’alarme » dans la revendication 1.
Je suis en désaccord avec la doctrine du Circuit fédéral sur le caractère indéfini du MPF. En particulier, le précédent de la Cour crée une approche « si-alors » : s’il n’y a pas une structure suffisante, alors automatiquement indéfinie. Je suggérerais une étape supplémentaire en demandant si la revendication offre une portée raisonnablement certaine, en reconnaissant que l’article 112(f) est particulièrement conçu pour permettre une flexibilité en utilisant un rétrécissement de la revendication plutôt qu’une invalidation.
La deuxième partie de l’appel portait sur le brevet américain no. 8 238 681 qui semble inclure un assez grosse faute de frappe dans ses déclarations :
la pluralité des partis [including] une première partie plus proche d’un centre, une troisième partie plus éloignée du centre, et une seconde partie entre les première et seconde parties.
Brevet ‘681, revendication 1 (simplifié). Comme vous pouvez le constater, la plainte nécessite une « seconde partie » située entre la première et la deuxième partie. Absurdité. Il est tout à fait clair pour moi que le titulaire du brevet avait l’intention (mais ne l’a pas déclaré) que la deuxième partie se situerait entre la première et la troisième partie. Malheureusement pour le titulaire du brevet, cette faute de frappe exacte a également été trouvée dans les spécifications, et le brevet ne comprenait pas de dessin clair montrant l’apparence correcte.
La Cour a souligné qu’elle ne pouvait pas reformuler les déclarations en contredisant leur langage simple, même pour les rendre exploitables.
Nous avons expliqué à maintes reprises et de manière cohérente que « les tribunaux ne peuvent pas reformuler les réclamations, soit pour les rendre susceptibles de poursuites, soit pour confirmer leur validité ». Chef Am., Inc. contre Lamb-Weston, Inc.., 358 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2004). Même un résultat insensé n’oblige pas le juge à reformuler les prétentions du [patent at issue]. Plutôt, où comme ici, [when] les revendications ne sont susceptibles que d’une seule interprétation raisonnable et qu’une telle interprétation aboutit à une interprétation dénuée de sens de la revendication dans son ensemble, la revendication doit être invalidée. IDENTIFIANT.
Faites glisser OP.
Les deux brevets appartenaient à l’origine à Nokia. Ils ont ensuite été transférés à WSOU, une entité de revendication de brevets associée à Craig Etchegoyenancien PDG d’une autre entité de revendication de brevets, Uniloc.
