bruce Anane
par Dennis Croupton
Dans un article précédent, j’ai exploré la question importante de la comparaison de l’état de la technique qui a émergé du différend entre Columbia Sportswear et Seirus. Cet article se concentrera sur une autre question clé de l’affaire : la pertinence des logos dans l’analyse de la contrefaçon de brevet de conception.
Les deux décisions du Circuit fédéral fournissent des indications sur l’impact des logos sur les enquêtes en matière de contrefaçon de brevet de conception et commencent à mettre en évidence les différences dans les préoccupations politiques qui sous-tendent le droit des brevets de conception par rapport au droit des marques. Comme la Cour l’a clairement indiqué, même si les logos sont souvent essentiels pour éviter toute confusion chez les consommateurs quant à l’origine du produit au sens de la marque, l’absence de confusion quant à la source n’empêche pas nécessairement de conclure à une contrefaçon de brevet de dessin ou modèle. Toutefois, les logos ornementaux trouvés sur le produit accusé peuvent toujours être pertinents en tant que distractions visuelles dans le processus d’évaluation des similitudes et des différences entre le dessin revendiqué et celui accusé.
Contrefaçon de brevet de conception et contrefaçon de marque
Les normes permettant de prouver la contrefaçon des brevets de conception et des marques diffèrent considérablement en ce qui concerne la pertinence de la confusion du consommateur quant à l’origine du produit.
Pour la contrefaçon de marque en vertu de la loi Lanham, le risque de confusion chez le consommateur est une exigence clé. Moseley c.V Secret Catalogue, Inc., 537US 418 (2003). La pierre de touche est de savoir si les consommateurs ordinaires du marché en cause peuvent être confus quant à l’origine des marchandises. Les logos et autres identifiants de source jouent un rôle important dans cette analyse. Un logo clairement visible sur les produits incriminés et clairement distinct de la marque du demandeur peut jouer un rôle significatif contre l’existence d’un risque de confusion. Voir par exemple, Groeneveld Transp. Efficiency, Inc. contre Lubecore Int’l, Inc.730 F.3d 494 (6e Cir.2013) («[The accused infringer] a en effet scrupuleusement évité une telle confusion en choisissant un logo clairement différent à afficher clairement seul [products] et sur toute la documentation commerciale et marketing. »)
Toutefois, en cas de contrefaçon de brevet de conception, le risque de confusion pour le consommateur n’est pas directement pertinent. Voir Unette Corp., 785 F.2d 1026 (Fed. Cir. 1986) (« Le risque de confusion quant à l’origine des marchandises n’est pas un facteur nécessaire ou approprié. »). Le Circuit fédéral a clairement indiqué que le seul test est de savoir si les modèles revendiqués et accusés semblent substantiellement similaires à un observateur ordinaire, et non si les consommateurs seront confus quant à la source. Voir Déesse égyptienne, Inc. contre Swisa, Inc.., 543 F.3d 665(Fed. Cir. 2008) (en banc) («[I]Conformément aux décisions Gorham et ultérieures, nous pensons que le critère de « l’observateur ordinaire » devrait être le seul critère permettant de déterminer si un brevet de dessin ou modèle a été contrefait. »)
Essentiellement, même si les deux analyses font référence à un « consommateur ordinaire », le test du brevet de dessin ou modèle se concentre uniquement sur la similarité visuelle en l’absence de considérations réelles du marché et demande si le dessin ou modèle a été reproduit. Le test des marques examine en profondeur les conditions du monde réel et les perspectives réelles des consommateurs sur la confusion des sources. Cela conduit à un traitement divergent des logos et à des résultats potentiellement divergents.
À première vue, les tests de contrefaçon de brevet de dessin et de contrefaçon de marque invoquent tous deux des principes de confusion. Le test ordinaire de l’observateur demande si la similitude entre les modèles « tromperait » un observateur, « l’incitant à en acheter un en supposant que c’est l’autre ». Gorham Co. c.White, 81US 511 (1871); voir également 35 USC § 289 (« imitation colorable »). Et le test du risque de confusion demande directement si les consommateurs seraient susceptibles d’être confus quant à l’origine des produits. Les références explicites à la « tromperie », à l’« imitation » et à la « confusion » créent le risque que différentes doctrines puissent être confondues ou mal appliquées. Cela souligne la nécessité d’expliquer avec précision que la contrefaçon de brevet de conception ne prend pas en compte le point de vue réel du consommateur, alors que le point de vue du consommateur est essentiel dans l’analyse des marques. Les parallèles linguistiques rendent la délimitation de ces distinctions encore plus cruciale.
Bien que le Circuit fédéral ait qualifié les brevets de conception et les marques commerciales de doctrines distinctes, dans la pratique, ils se chevauchent considérablement dans la protection des conceptions de produits qui servent d’identifiant de source. Certaines caractéristiques de conception d’un produit peuvent fonctionner simultanément comme un design ornemental et innovant éligible à la protection par brevet de conception et comme présentation commerciale d’identification de la source. Par exemple, la forme unique d’un sac ou d’une sneaker peut faire l’objet d’un brevet de conception en raison de son caractère ornemental, tout en indiquant également son origine dans l’habillage commercial.
Cela signifie que les brevets de conception sont souvent utilisés pour protéger les identifiants de marque en tant que signifiants de l’origine commerciale. Mais ils sont capables de le faire sans avoir besoin de satisfaire aux exigences en matière d’habillage commercial ou à ses doctrines plus substantielles d’utilisation équitable et de non-fonctionnalité. Dans le cas de la doublure intérieure réfléchissante ondulée, à mon avis (en tant qu’acheteur de gants d’hiver), cela a clairement une signification de marque. Et c’est cette signification du marché qui constitue probablement la véritable base du procès de longue date. Par conséquent, les brevets de conception accordent parfois une protection similaire à celle d’une marque enregistrée, englobant des aspects de conception qui transmettent l’identité d’origine et la signification commerciale. En fin de compte, même si sur le papier les doctrines ont des exigences distinctes, dans la pratique, leurs protections se chevauchent considérablement pour certaines conceptions de produits qui fonctionnent comme des identifiants visuels de source.
Columbia Sportswear contre Seirus
Cette distinction est apparue comme une question clé dans le différend entre Columbia Sportswear et Seirus. Columbia a accusé Seirus d’avoir violé son brevet de conception couvrant un motif ondulé destiné à être utilisé sur un matériau réfléchissant la chaleur. Seirus a soutenu que les différences entre son design et le design breveté de Columbia, en particulier le logo visible et répété de Seirus, devraient peser contre une conclusion de contrefaçon.
En jugement sommaire, le tribunal de district a ignoré le logo de Seirus, entièrement basé sur LA Gear, Inc. contre Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117 (Fed. Cir. 1993), et jugé en violation. Dans l’affaire Columbia I, le Circuit fédéral a constaté qu’il s’agissait d’une erreur :
Notre précédent n’empêche pas l’enquêteur de considérer un logo ornemental, son emplacement et son apparence comme l’une des autres différences potentielles entre un dessin breveté et un dessin accusé.
Columbia Sportswear N. Am., Inc. contre Seirus Innovative Accessories, Inc.942 F.3d 1119 (Fed. Cir. 2019).
La cour d’appel a expliqué que même si l’étiquetage d’une copie n’empêche pas la contrefaçon d’un brevet de dessin ou de modèle, les logos sont toujours pris en compte dans la comparaison holistique entre l’apparence du dessin revendiqué et celui accusé. IDENTIFIANT. La Cour a donc annulé le jugement sommaire et renvoyé l’affaire.
En détention provisoire, le tribunal de district a demandé au jury de passer le test d’apparence standard pour déterminer la contrefaçon de brevet de conception. Cependant, le tribunal de district a rejeté la requête de Columbia visant à déclarer que la confusion du consommateur était sans importance et qu’une conclusion à l’existence d’un risque de confusion n’était pas nécessaire. Le jury a rendu un verdict de non-violation.
Dans l’affaire Columbia II, le Circuit fédéral a jugé que les instructions du jury étaient juridiquement correctes. Columbia Sportswear N. Am., Inc. contre Seirus Innovative Accessories, Inc., n° 2021-2299 (Fed. Cir. 15 septembre 2023). Le tribunal a compris les préoccupations selon lesquelles le langage du test de l’observateur ordinaire faisant référence à la tromperie risquait d’être confondu avec les concepts de confusion pour le consommateur. Mais il n’a trouvé aucune erreur pédagogique réversible, réitérant que les logos restent pertinents pour l’analyse globale de similarité :
[J]simplement parce que les consommateurs ne peuvent pas être confus au sujet du produit accusé sourcecela seul n’empêcherait pas un observateur normal de juger le présumé et l’accusé. dessins suffisamment similaire pour constituer une contrefaçon de brevet de conception.
IDENTIFIANT. (en italique dans l’original ; citant Braun Inc. c. Dynamics Corp.975 F.2d 815 (Fed. Cir. 1992)).
Ces décisions offrent des informations et des conseils importants aux avocats en poste et soulignent également la nécessité de concilier les doctrines pour garantir qu’elles servent des objectifs sociaux importants.
