bruce Anane
par Dennis Croupton
Le Circuit fédéral a récemment confirmé une décision du PTAB DPI invalidant les revendications du brevet américain Masimo RE47,218 (« le brevet ‘218 ») comme étant évident en vertu de l’article 35 USC § 103. Masimo Corp.2022-1415 (Fed. Cir. 28 septembre 2023) (pas avant). Le panel des juges du circuit fédéral Prost, Wallach et Chen a déterminé (1) que la Commission avait correctement interprété les termes de la revendication contestée et (2) sa décision sur l’évidence était étayée par des preuves substantielles. Id. (écrit par le juge Wallach).
Cette affaire est un autre exemple du langage large utilisé par les titulaires de brevets et des tentatives visant à empêcher que des limitations ne surgissent au cours des procédures relatives aux droits de propriété intellectuelle. Contrairement à il y a dix ans, les conseils en brevets opèrent dans le monde actuel de l’AIA, où les contestations en matière de droits de propriété intellectuelle sont devenues monnaie courante. L’ancien modèle « aussi large que possible » présente clairement des lacunes. Pour résister aux défis de validité post-émission, les procureurs doivent rédiger soigneusement les demandes dès le début, en veillant à une portée plus étroite et en évitant toute abstraction, même si suffisamment est fait pour satisfaire l’USPTO sur 112 et 101. Les procureurs peuvent tirer pleinement parti du 20 « libre » prétend poursuivre une protection à la fois large et étroite. Dans le cas présent, le titulaire du brevet aurait peut-être gagné à présenter rapidement des revendications plus spécifiques, dans la mesure où la divulgation soutenait probablement des alternatives plus étroites qu’un demandeur de DPI aurait eu du mal à éliminer.
Le brevet ‘218 concerne un système d’alarme adaptatif à utiliser avec des capteurs d’oxymétrie de pouls pour la surveillance des patients. Un problème courant concerne les fausses alarmes générées lorsque la saturation en oxygène dépasse brièvement les limites prédéfinies. Ce brevet vise à améliorer la gestion des alarmes en rendant les seuils adaptatifs en fonction des niveaux et tendances actuels de SpO2 du patient. Fondamentalement, un seuil d’alarme est calculé sur la base des niveaux récents de SpO2 du patient plutôt que d’une norme objective prédéterminée. Les principales fonctions d’alarme adaptative sont :
- Le seuil d’alarme change au fil du temps en fonction du niveau récent de SpO2 du patient.
- Cependant, le décalage du seuil diminue à mesure que la SpO2 s’approche du minimum, ce qui la rend plus sensible aux baisses lorsque les mesures du patient sont déjà faibles.
Sotera a déposé une requête en révision inter partes (IPR) contestant les revendications comme étant évidentes sur une combinaison de références à l’état de la technique, y compris les brevets américains nos. 7 079 035 (« Bock ») et 6 597 933 (« Kiani »), ainsi que la publication PCT WO 2009/093159 (« Woehrle »). La Commission a lancé un examen et a finalement déterminé que toutes les revendications formulées étaient évidentes sur la base de ces références.
En appel, Masimo a d’abord fait valoir que la Commission avait mal interprété la limitation de la réclamation. »déclencher une deuxième alarme basée sur . . . dépassement du deuxième seuil d’alarme» en trouvant des évidences à propos de Bock/Kiani. Le Conseil avait traité cette exigence comme une « condition suspensive », mais a déterminé que l’exigence ne nécessite pas de dépasser le seuil pour déclencher directement l’alarme. En appel, le tribunal a jugé que cela était conforme au langage clair de la demande ci-dessus. Phillips c.AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc) et spécification.
Nous sommes d’accord avec la Commission selon laquelle le sens ordinaire des termes « basé sur » et « seuil » dans la revendication 1 est tous deux large, et ce langage large des revendications n’empêche pas l’utilisation de seuils d’alarme supplémentaires ou d’autres conditions pour déclencher une alarme. De plus, la revendication 5 dépend de la revendication 1 et prévoit une condition supplémentaire sous la forme d’un délai, et Masimo ne conteste pas que le sens de « basé sur » autorise des conditions supplémentaires pour déclencher une alarme. Nous sommes également d’accord avec la Commission selon laquelle la divulgation d’un mode de réalisation dans la description qui n’inclut pas de seuils ou de conditions supplémentaires pour déclencher une alarme ne soutient pas l’interprétation d’une telle limitation dans la demande.
Ces preuves inhérentes soutiennent donc l’interprétation large des termes « fondé sur » et « seuil » – une décision qui a été essentielle pour étayer la détermination du Conseil relative à l’évidence.
Masimo a également contesté l’interprétation du Conseil du terme « prédéterminé » dans certaines déclarations comme faisant référence à un calcul formulé prédéterminé plutôt qu’à une valeur fixe. Encore une fois, le Circuit fédéral a jugé que la construction de la Commission était entièrement conforme aux seuils d’alarme adaptatifs décrits dans les revendications.
Ben Katzenellenbogen de Knobbe a soutenu le demandeur titulaire du brevet. Rudy Telscher de Husch a pris l’autre camp. L’affaire DPI dans cette affaire fait référence à un litige parallèle toujours en cours Masimo Corp. contre Sotera Wireless, Inc. et Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Action civile n° 3:19-cv-01100-BAS-NLS (SD Cal.). Dans cette affaire, le titulaire du brevet Masimo a revendiqué neuf brevets, qui ont tous été contestés dans le cadre de dépôts de DPI. Le PTAB en a accordé 8 et a rejeté toutes les demandes contestées. Dans plusieurs autres affaires, des recours parallèles sont toujours pendants. Le litige en contrefaçon a été suspendu dans l’attente de l’issue de l’IPR.
